Marcas y Patentes

  • Marcas y Denominaciones de Origen

    El Departamento de Marcas y Denominaciones de Origen de Cikato Abogados está a cargo de un equipo de profesionales especializados en la materia trabaja diariamente con el objetivo de maximizar la protección de dichos derechos en el Uruguay y en el extranjero.

    El Departamento extranjero, liderado por Marcela Cikato, ofrece los servicios de registro de marcas y denominaciones de origen en todo el mundo, contando con una red de corresponsales de excelencia tanto en Latinoamérica como en el resto de los países del mundo.

    Los servicios ofrecidos por nuestro departamento de marcas incluyen:

    • Busqueda de antecedentes marcarios
    • Opinion de confundibilidad y registrabilidad
    • Solicitud de registro en Uruguay y en el Mundo
    • Interposicion de oposiciones, recursos administrativos y acciones de annulacion ante la Direccion nacional de la Pripiedad Industrial (DNPI) y acciones de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA)
    • Defensa de marcas ante la DNPI y el TCA
    • Oposiciones y defensa en todo el mundo
    • Renovacion de marcas
    • Vigilancia de marcas mundial
    • Solicitud de titulos
    • Transferencias, cambios de nombre y cambios de domicilio
    • Solicitud de certificados de registro, titularidad, embargo y prenda y licencias
    • Asesoramiento sobre Denominaciones de Origen
    • Solicitudes de Denominaciones de Origen
    • Requisitos y procedimiento – Marcas

      Las marcas son la puerta de entrada para los conumidores. Una protección estratégica de las mismas es de relevancia absoluta a los efectos de impedir que terceros no autorizados utilicen estos activos que, en algunos casos, sobrepasan un valor incalculable.

      a) Requisitos para el registro de una marca:

      1. Autorización de agente (link a Aut de Ag). La misma debe ser firmada por el titular de la marca. Si es persona jurídica, debe ser firmado por persona autorizada. La Autorización de agente no necesita certificación notarial ni legalización, y puede ser enviada vía fax o email.

      2. En caso de que la marca incluya logotipos, algunos especímenes del mismo, ya sea en formato digital o en formato físico.

      3. Para el caso de que se presente una solicitud de marca reivindicando prioridad de una solicitud extranjera, se debe agregar un certificado de prioridad emitido por la Oficina en donde se realizó dicho registro, certificado y legalizado ante el consulado uruguayo mas cercano.

      b) Procedimiento de registro de marca:

      BUSQUEDA DE ANTECEDENTES
      Se efectúa en nuestra base de datos que contiene todos los registros y solicitudes de marcas actualizados día a día. Los resultados de la búsqueda contienen nuestra opinión y detalle de los antecedentes encontrados. Estamos preparados para enviarles los resultados en un plazo de 24 horas.

      FASES ADMINISTRATIVAS
      1. Solicitud de registro ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) (Link a DNPI).

      2. Publicación por una sola vez en el Boletín de Marcas de la DNPI (la marca es publicada el ultimo día del mes siguiente a la solicitud de marca).

      3. Plazo para oposición: 30 días a partir de la publicación.

      4. El caso es analizado por la Oficina de Marcas (DNPI). Se nos informa de las oposiciones de terceros deducidas o de la propia DNPI.

      Si no hay oposiciones de terceros o de oficio, la solicitud es concedida y podremos solicitar el titulo de propiedad.
      Si existen oposiciones, la solicitud de marca es estudiada por la DNPI, previa vista a las partes, la que oportunamente concederá o denegará el registro de la misma

      5. Si la marca no es concedida, es posible la presentación de recursos administrativos de revocación y jerárquico.

      6. Después de resueltos los mismos, si se mantiene la resolución anterior, es posible la interposición de una demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

      7. Plazo para concesión de registro:

      Si la marca no fue objeto de oposición: aproximadamente 1 año y 2 meses.
      Si la marca fue objeto de oposición: aproximadamente 2 años y medio.

      8. Vigencia de la marca: 10 años desde la fecha de concesión.

      9. Clasificación de productos y servicios: En el Uruguay se encuentra vigente la Clasificación Internacional de Niza (link a Clasificación), que comprende 34 clases de productos y 11 clases de servicios, utilizada en la gran mayoría de los países del mundo.

      10. Sistema de Clases: Multiclase – en una solicitud se pueden incluir varias clases

      c) Algunos aspectos relevantes:

      A partir de la entrada en vigencia de la nueva ley de Marcas Nº 17.011, de 25 de setiembre de 1998 y su respectiva reglamentación, es posible en el Uruguay, entre otras cosas:

      Registrar eslogans o frases publicitarias, tanto para productos como para servicios.
      Registrar licencias de marcas de productos, servicios o franquicias que incluyan licencias.
      Registrar marcas colectivas de organizaciones nacionales e internacionales.
      Registrar marcas de certificación o garantía.
      Registrar denominaciones de origen, nacionales o extranjeras.
      Registrar denominaciones genéricas, en forma exclusiva, si las mismas han adquirido “secondary meaning”.
      Registrar como marca el “trade dress” o “apariencia” de los productos o servicios, en tanto tengan novedad, originalidad y distintividad.

      Con la ley uruguaya, además:

      No es necesario acreditar la calidad de comerciante ni ningún otro requisito formal para solicitar el registro de una marca.
      Alcanza con la autorización de agente la cual no necesita certificación ni legalización, pudiendo ser enviada vía fax.
      Es posible el registro de marcas con o sin prioridad. No se exige uso en el país o en el extranjero, ni tampoco intención de uso.
      No se pierden los derechos sobre una marca por falta de uso posterior al registro.
      No es necesario aclarar los productos o servicios sobre los que se busca protección, pudiéndose solicitar para toda la clase. El sistema, además, es multiclase, pudiéndose incluir en la misma solicitud de 1 a 45 clases internacionales.
      Es posible el registro de nombres comerciales como marcas.
      Si bien se reconoce el derecho derivado del uso de la marca en el país, la ley exige el registro de la marca para invocar aquel uso.
      Si bien se reconoce el derecho de los titulares de marcas extranjeras a defenderse frente a solicitudes o registros “piratas”, éstos deberán, por su parte, solicitar el registro de su marca dentro de determinado plazo.

    • Sistema de Denominaciones de Origen en Uruguay

      a) Definición y régimen legal

      Las denominaciones de origen, que son aquéllas que permiten identificar un producto o un servicio como provenientes de un medio geográfico que, además, determinan las cualidades o características del mismo.

      El Convenio de la Unión de París, que forma parte del ordenamiento jurídico nacional, contiene disposiciones referidas a las indicaciones falsas de procedencia.

      El artículo 10 del Convenio dispone:

      “1. Las disposiciones del artículo precedente –que permiten medidas de embargo- serán aplicadas en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.

      2. Será en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona física o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia”.

      La Ley uruguaya Nº 17.011, en el artículo 75 del Capítulo XII dedicado a las indicaciones geográficas dice:

      “Denominación de origen es el nombre geográfico de un país, una ciudad, una región o una localidad que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales o humanos”.

      El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPs en su versión en idioma inglés) aprobado por la ley uruguaya Nº 16.671 del 13 de diciembre de 1994, en su artículo 22 contiene una definición de la denominaciones de origen a las que llama “indicaciones geográficas”.

      “A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo –dice el referido artículo-, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”.

      El artículo 19 del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, aprobado por Ley Nº 17.052, establece la obligación de los Estados Partes de proteger recíprocamente sus indicaciones de procedencia y sus denominaciones de origen e incluye sendas definiciones (numerales 2º y 3º) que fueron copiadas casi textualmente por el legislador uruguayo. El artículo 20 consagra la prohibición de que sean registradas como marcas.

      b) Requisitos y proceso basico del registro

      El artículo 76 de la Ley Nº 17.011 crea el Registro de Denominaciones de Origen a cargo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, pero no existe ninguna disposición legal que establezca los requisitos o procedimientos del registro.

      El Decreto Nº 34/999, en su artículo 66 requiere que se llene un formulario con los siguientes datos:

      • Nombre de la Denominacion de Origen
      • Lugar de donde provienen los productos o servicios
      • Nombre y datos del solicitante
      • Nombre y datos del agente o representante

      Con el formulario de solicitud se deben acompañar los recaudos que acrediten la representación, la naturaleza jurídica y los elementos probatorios para acreditar que estamos ante una denominación de origen

      Las solicitudes se publican por una sola vez en el Boletín de la Propiedad Industrial (artículo 69 del decreto reglamentario) y los terceros interesados, titulares de un interés directo, personal y legítimo, pueden formular oposición dentro de los treinta días siguientes a la publicación. También la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial puede deducir oposición por razones de fondo o de forma, en cualquier momento.

      Las solicitudes se tramitan de acuerdo al procedimiento establecido para las marcas en general, procediéndose, al final del trámite, a la concesión o denegación del registro.

      La concesión del registro de la denominación de origen es sin plazo (artículo 71 del decreto reglamentario).

      La concesión o desestimación se publica en el Boletín de la Propiedad Industrial, pudiendo los interesados presentar los recursos administrativos de revocación y jerárquico y luego tramitar la anulación de la resolución ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

      c) Titularidad del registro

      De acuerdo con nuestra legislación, las solicitudes de Denominaciones de Origen podrán ser presentadas por:

      • uno o varios de los productores, fabricantes, artesanos o prestadores de servicios que tengan su establecimiento en la región o localidad, a la cual corresponde el uso de la denominación de origen
      • Autoridades públicas competentes, con legítimo interés y establecida en el respectivo territorio

      El artículo 66 agrega: “Los productores, fabricantes, artesanos o prestadores de servicios extranjeros, así como las autoridades públicas competentes de países extranjeros, podrán registrar las denominaciones de origen extranjeras que les correspondan, de acuerdo a los Tratados internacionales suscritos por la República”.

      d) Usuarios del registro

      El artículo 77 de la ley uruguaya dispone que “el uso de una indicación de procedencia está limitado a los productores y a los prestadores de servicios establecidos en el lugar, exigiéndose con relación a las denominaciones de origen el cumplimiento de requisitos de calidad”.

      e) Defensa civil y penal

      El artículo 77 de la ley uruguaya dispone que “el uso de una indicación de procedencia está limitado a los productores y a los prestadores de servicios establecidos en el lugar, exigiéndose con relación a las denominaciones de origen el cumplimiento de requisitos de calidad”.

  • Patentes

    El Departamento de Patentes de Cikato Abogados está liderado por el Lic. Andrés Cikato, Master en Propiedad Intelectual en Franklin Pierce Law Center (USA).

    Consta de un grupo de profesionales dedicados a instrumentar estrategias de protección de inventos a nivel mundial. Entre los profesionales se encuentran abogados e ingenieros en casi todas las áreas más relevantes.

    Los servicios del departamento de patentes incluyen:

    • Busqueda de Patentes
    • Analisis tecnicos y legales de patentabilidad
    • Solicitudes de Patentes
    • Interposicion y defensa de oposiciones y recursos
    • Preparacion de memoria descriptiva y reivindicaciones

    La categoría de patentes se divide en tres grupos: patentes de invención, patentes de modelos de utilidad y patentes de diseños industriales.

    • Requisitos y procedimiento – Patentes

      PATENTES DE INVENCIÓN

      a) Características generales

      A partir de la entrada en vigencia de la ley Nº 17.164, el 18 de enero de 2000, las características generales de las patentes en Uruguay son las siguientes:

      • Es posible patentar toda invención nueva de productos y procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.
      • Es posible la protección exclusiva de productos químicos, químicos agrícolas y farmacéuticos, cuando la primera solicitud de patente se haya presentado en algún país de la OMC a partir del 1º de enero de 1995.
      • Existe regulación laboral cuando los inventores de productos o procedimientos se encuentren en relación de dependencia.
      • La protección de las patentes de invención es por un plazo máximo de 20 años contados a partir de la fecha de solicitud.
      • La protección de las patentes de invención es por un plazo máximo de 20 años contados a partir de la fecha de solicitud.
      • Se incorpora una acción de reivindicación cuando la patente ha sido solicitada como propia por quién no es su legítimo titular.
      • Se admiten nuevas figuras de licencia, articulando varios tipos, entre las que se encuentran las licencias obligatorias en función de la falta de
        explotación, por razones de interés público, por prácticas anti- competitivas de su titular, por dependencia de patentes y por casos en que el solicitante de una licencia no haya podido obtenerla en condiciones comercialmente razonables y adecuadas al país.
      • Es posible solicitar patentes divisionarias dentro de una misma invención.

      b) Procedimiento de Registro

      BUSQUEDA DE ANTECEDENTES
      Se efectúa en los archivos de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) LINK. Es posible la solicitud de búsqueda de antecedentes nacionales o internacionales, de la misma forma que existe la posibilidad de búsquedas temáticas o por datos bibliográficos. La DNPI se toma un tiempo de entre aproximadamente 25 a 40 días, de acuerdo a las características de las patentes y a la extensión de documentos que puedan surgir del Estado de la Técnica.

      FASES ADMINISTRATIVAS
      1) Solicitud de registro – Es importante resaltar que es posible la presentación de una solicitud de patente de invención solamente con la identificación del solicitante, una descripción del objeto y de lo reivindicado y el pago de derechos, en cuyo caso se otorga un plazo de 30 días para verificar el cumplimiento de los demás requisitos.

      2) Examen Formal

      3) Publicación – 18 meses desde la fecha de solicitud. Se podrá anticipar la publicación.

      4) Plazo para presentar observaciones/oposiciones – 60 días a partir de la fecha de publicación.

      5) Solicitud de Examen de fondo – se deberá abonar la tasa correspondiente. Transcurridos 120 días desde la publicación sin que se haya acreditado el pago de la tasa de examen de fondo, la solicitud se podrá considerar abandonada.

      6) Las observaciones que resultaren del examen de fondo serán formuladas en un solo informe del que se dará vista al solicitante por un plazo máximo de
      hasta 90 días.

      7) Resolución

      • Concesión de la patente – Solicitud de Certificado de registro. Pago de 1º anualidad en un plazo de 60 días a partir de la notificación de la concesión. Las restantes anualidades deberán abonarse dentro de los 60 días anteriores al vencimiento de cada año.
      • Si la patente es denegada, es posible la presentación de recursos administrativos de revocación y jerárquico.

      8) Vigencia – 20 años desde la fecha de solicitud.

      REQUISITOS
      Nombre del solicitante, domicilio, nombre del inventor, memoria y reivindicaciones, dibujos y, si correspondiere, datos de la prioridad que se reivindica.
      b) Autorización de Agente LINK, que solamente requiere firma de un representante del solicitante. Esta Autorización puede ser enviada por fax o email y el original por correo.
      Documento de prioridad expedido por la Oficina de Patentes respectiva. No se requiere legalización y puede ser presentado hasta 90 días después de la presentación de la patente.
      Documento de cesión de derechos, si fuera necesario.

    • Requisitos y procedimiento – Modelos de Utilidad

      a) Características Generales

      A partir de la entrada en vigencia de la ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, y su respectiva reglamentación, es posible en el Uruguay:

      • patentar toda nueva disposición o conformación introducida u obtenida en cualquier tipo de objetos conocidos, que importen una mejor utilización o un mejor resultado en la función a que están destinados, u otra ventaja para su uso o fabricación.
      • Su protección por un plazo de diez años a partir de la fecha de solicitud, prorrogable por una sola vez por un plazo de cinco años más.
      • Concepto:

      Se considera modelo de utilidad a toda nueva disposición o conformación obtenida o introducida en elementos conocidos, que importen una mejor utilización o un mejor resultado en la función a que están destinados, u otra ventaja para su uso o fabricación.
      El modelo de utilidad debe satisfacer los mismos requisitos de la patente de invención mencionados anteriormente, es decir, novedad, altura inventiva y aplicación industrial.
      Sin embargo, puede afirmarse que la protección de los modelos de utilidad está dirigida a creaciones que carecen de los niveles inventivos propios de las invenciones patentables.
      Un modelo de utilidad implica un menor avance tecnológico respecto del estado de la técnica, siendo ésta la gran diferencia con las patentes de invención.

      b) Procedimiento de registro

      BUSQUEDA DE ANTECEDENTES
      Se efectúa en los archivos de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) LINK. Es posible la solicitud de búsqueda de antecedentes nacionales o internacionales, de la misma forma que existe la posibilidad de búsquedas temáticas. La DNPI se toma un tiempo de entre aproximadamente 25 a 40 días, de acuerdo a las características de los modelos y a la extensión de los documentos que puedan surgir del estado de la Técnica.

      FASES ADMINISTRATIVAS
      1) Solicitud de registro – Es importante resaltar que es posible la presentación de una solicitud de patente de invención solamente con la identificación del solicitante, una descripción del objeto y de lo reivindicado y el pago de derechos, en cuyo caso se otorga un plazo de 30 días para verificar el cumplimiento de los demás requisitos.

      2) Examen Formal

      3) Publicación – 18 meses desde la fecha de solicitud. Se podrá anticipar la publicación.

      4) Plazo para presentar observaciones/oposiciones – 60 días a partir de la fecha de publicación.

      5) Solicitud de Examen de fondo – se deberá abonar la tasa correspondiente. Transcurridos 120 días desde la publicación sin que se haya acreditado el pago de la tasa de examen de fondo, la solicitud se podrá considerar abandonada.

      6) Las observaciones que resultaren del examen de fondo serán formuladas en un solo informe del que se dará vista al solicitante por un plazo máximo de hasta 90 días.

      7) Resolución

      • Concesión de la patente – Solicitud de Certificado de registro. Pago de 1º anualidad en un plazo de 60 días a partir de la notificación de la concesión. Las restantes anualidades deberán abonarse dentro de los 60 días anteriores al vencimiento de cada año.
      • Si la patente es denegada, es posible la presentación de recursos administrativos de revocación y jerárquico.

      8) Vigencia – 20 años desde la fecha de solicitud.

      REQUISITOS
      a) Nombre del solicitante, domicilio, nombre del inventor, memoria y reivindicaciones, dibujos y, si correspondiere, datos de la prioridad que se reivindica.
      Autorización de Agente LINK, que solamente requiere firma de un representante del solicitante. Esta Autorización puede ser enviada por fax o email y el original por correo.
      Documento de prioridad expedido por la Oficina de Patentes respectiva. No se requiere legalización y puede ser presentado hasta 90 días después de la presentación de la patente.
      Documento de cesión de derechos, si fuera necesario.

    • Requisitos y procedimiento – Diseños Industriales

      a) Caracteristicas Generales
      A partir de la entrada en vigencia de la ley de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, y su nueva reglamentación, es posible en el Uruguay

      • el registro de las creaciones originales de carácter ornamental que incorporados o aplicados a un producto industrial o artesanal, le otorgan una apariencia espacial.
      • La protección de diseños industriales por un plazo de 10 años contados desde la fecha de solicitud, prorrogables por una sola vez por un plazo de 5 años.

      b) Procedimiento de registro

      BUSQUEDA DE ANTECEDENTES
      Se efectúa en los archivos de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) LINK. Es posible la solicitud de búsqueda de antecedentes nacionales o internacionales, de la misma forma que existe la posibilidad de búsquedas temáticas. La DNPI se toma un tiempo de entre aproximadamente 25 a 40 días, de acuerdo a las características de los modelos y a la extensión de los documentos que puedan surgir del estado de la Técnica.

      FASES ADMINISTRATIVAS
      1) Solicitud de registro – Es importante resaltar que es posible la presentación de una solicitud de patente de invención solamente con la identificación del solicitante, una descripción del objeto y de lo reivindicado y el pago de derechos, en cuyo caso se otorga un plazo de 30 días para verificar el cumplimiento de los demás requisitos.

      2) Examen Formal

      3) Publicación – 12 meses desde la fecha de solicitud. Se podrá anticipar la publicación.

      4) Plazo para presentar observaciones/oposiciones – 30 días a partir de la fecha de publicación.

      5) Las observaciones que resultaren del examen de fondo serán formuladas en un solo informe del que se dará vista al solicitante por un plazo máximo de hasta 30 días.

      6) Resolución

      • Concesión del diseño – Solicitud de Certificado de registro. Pago de 1º anualidad.
      • Si el diseño es denegada, es posible la presentación de recursos administrativos de revocación y jerárquico.

      7) Vigencia – 10 años desde la fecha de solicitud, renovables por 5 años mas.

      REQUISITOS
      a) Nombre del solicitante, domicilio, nombre del inventor, memoria y reivindicaciones, dibujos y, si correspondiere, datos de la prioridad que se reivindica

      b) Autorización de Agente, que solamente requiere firma de un representante del solicitante. Esta Autorización puede ser enviada por fax o email y el original por correo.

      c) Documento de prioridad expedido por la Oficina de Patentes respectiva. No se requiere legalización y puede ser presentado hasta 90 días después de la presentación de la patente.

      d) Documento de cesión de derechos, si fuera necesario.
      Sin embargo, le Ley de Patentes establece que:

      a) Podrá prescindirse de la memoria descriptiva y las reivindicaciones cuando dicho requisito no se adecue a la naturaleza del diseño

      b) Deberá incluirse una representación gráfica o fotográfica del diseño que permita un conocimiento claro, completo y preciso del mismo.

      c) Los requisitos mínimos previstos por el artículo 23 de la presente ley consistirán en la identificación del solicitante y en una representación gráfica o ftográfica del diseño.

  • Litigios

    Los derechos de propiedad intelectual otorgan a su titular un derecho de exclusividad, permitiéndole impedir usos no autorizados por parte de terceros. Ese derecho, sin la posibilidad de hacerlo valer, es incompleto.

    En nuestra óptica la mejor forma de solucionar un conflicto es mediante una negociación, y nos esforzamos para obtener un resultado positivo mediante dicha vía. Sin embargo, es muy importante contar con un departamento de litigios especializado en la materia, no solo para asesorar en la eventual negociación, sino que también para actuar en caso de que sea necesario recurrir a la vía legal.

    Cikato Abogados cuenta con un grupo de profesionales expertos en litigios de propiedad intelectual. El estudio tiene años de experiencia en materia litigiosa, siendo el primer despacho de propiedad intelectual en Uruguay que fue fundado por un Doctor en Derecho.

    Entre los servicios que Cikato Abogados brinda en materia litigiosa, se pueden encontrar los siguientes:

    • Demandas por uso indebido de marcas, patentes y derechos de autor
    • Demandas por Competencia Desleal
    • Defensa en juicios relacionados con el uso de marcas, patentes y derechos de autor
    • Inicio de acciones penales y civiles en relación con falsificación de marcas y patentes
    • Intimaciones extraoficiales, notariales y judiciales de cese de uso de marcas, patentes y derechos de autor
    • Medidas preliminares
    • Cualquier medida judicial tendiente a la defensa de los derechos de propiedad intelectual
    • Investigaciones

Abogados y Profesionales en esta área:

Volver a página principal